| REsp 1.327.773-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018 | |
| RAMO DO DIREITO | DIREITO MARCÁRIO |
| TEMA | Propriedade industrial. Uso indevido de marca de empresa. Dano moral. Aferição in re ipsa. |
| DESTAQUE |
| O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa. |
| INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR |
| No tocante ao dano moral, especificamente quanto ao uso indevido da marca, verifica-se que há, no estudo da jurisprudência da Casa, uma falta de harmonização, haja vista que parcela dos julgados vem entendendo ser necessário – ainda que de forma indireta – a comprovação do prejuízo; ao passo que, em outros precedentes, o STJ reconhece que o dano moral decorre automaticamente da configuração do uso indevido da marca. Diante dessa dispersão da jurisprudência, o tema do dano moral, quando presente a vulneração da marca, deve ser mais aprofundado. De fato, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular (ordem privada), mas visa, acima de tudo, resguardar o mercado (ordem pública), protegendo os consumidores, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, além de evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Não se pode olvidar, ademais, que a marca, muitas vezes, é o ativo mais valioso da empresa, sendo o meio pelo qual o empresário consegue, perante o mercado, distinguir e particularizar seu produto ou serviço, enaltecendo sua reputação. Portanto, por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam sendo atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. O contrafator, causador do dano, por outro lado, acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer da marca alheia. Sendo assim, o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita – contrafação -, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem.
COMENTÁRIOS: Havendo reprodução total da marca, isto é, cópia idêntica, não há dúvida do risco de confusão, porquanto é da natureza da reprodução a identidade entre as marcas.[1] No caso de reprodução parcial, o que se veda é a reprodução do verdadeiro elemento identificador do produto ou serviço, daquele elemento que é essencial para distinguir o produto ou serviço.[2] Em qualquer hipótese, é certo que o acréscimo de certos termos à marca não retira o risco de confusão, a menos que se revista de suficiente caráter distintivo. Também pode haver risco de confusão nos casos de imitação, isto é, quando houver semelhança entre as marcas capaz de gerar dúvida no espírito do consumidor sobre a identidade de proveniência entre produtos ou serviços que os sinais identificam. A imitação pode decorrer das mais diversas formas, sendo impossível enumerar todas, cabendo destacar as mais comuns, que são a semelhança ortográfica, a semelhança fonética e a semelhança ideológica. A proteção estatal ao titular de uma marca registrada não se limita apenas a garantir-lhe o direito de impedir o uso não autorizado por parte de terceiros, denominado ato de contrafação, ou o direito de postular medidas para evitar o prejuízo à reputação do sinal distintivo. A proteção estatal prevista e descrita na Lei nº 9.279/96 aos titulares do registro de marca procura, ainda, facilitar a defesa do símbolo marcário, por meio de várias prerrogativas nesse sentido, dentre elas a facilitação do pedido de indenização por eventuais danos materiais decorrentes da contrafação. Para facilitar a defesa dos interesses dos titulares de registro, a legislação de marcas dispensa estes de, em juízo, provarem a existência de danos materiais, presumindo a existência destes a partir da simples circunstância da marca ter sido contrafeita. Basta ao empresário titular da marca provar a contrafação que ele terá direito ao uso de medidas processuais inibitórias da continuidade do ato violador e direito a pedir a respectiva indenização, passando a discussão judicial a girar apenas em torno dos valores a serem fixados a esse título. Os danos materiais não precisam sequer ser comprovados, sendo presumidos pelo uso indevido da marca. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, “uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos”[4]. De outro lado, além do dano material, a indenização deve abranger também os danos morais sofridos pela titular da marca, em virtude do constrangimento pelo uso de marca de sua propriedade por terceiros. Tal dano moral é aferível também “in re ipsa”, pois “decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral”[5]. [1] OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Propriedade industrial: o âmbito de proteção da marca registrada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 20. |
[2] OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Propriedade industrial: o âmbito de proteção da marca registrada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 21.
[3] GAMA CERQUEIRA, João da. Tratado da Propriedade Industrial, v. II, Tomo II, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010, pp. 217 e 290-291.
[4] STJ – REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018
[5] STJ – REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018.