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STJ nega caráter evocativo da marca Rola Moça – Direito Comercial
Direito Comercial Marlon Tomazette

STJ nega caráter evocativo da marca Rola Moça

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Ao registrar uma marca, um dos requisitos exigido é a capacidade distintiva em relação ao próprio produto serviço, de modo que a marca tenha um caráter identificado dos produtos oriundos do seu titular. Ocorre que, com o passar do tempo, algumas marcas ficam muito famosas e acabam sendo extremamente conhecidas do público, a ponto de perderem a capacidade distintiva que possuíam na época do registro, no fenômeno conhecido por degeneração. Registrem-se os exemplos do Isopor (polímero estendido), do zíper (fecho corrediço), da gilete (lâmina de barbear), da maisena (amido de milho), pincel atômico (marcador para quadro branco), durex (fita adesiva), fórmica, dentre outros.

A degeneração representa a perda da capacidade distintiva das marcas; ela passa a se confundir com o próprio produto. A população em geral substitui a identificação do produto por aquela marca mais famosa, de tal modo que não importa mais o fabricante titular da marca, uma vez que todos os produtos passam a ter a mesma designação. A título exemplificativo, todas as lâminas de barbear são giletes, não importando o real fabricante do produto. Sem sombra de dúvidas as marcas perdem sua grande função de sinal distintivo.

No mundo inteiro, a solução varia. Em diversos países, como na França, na Itália e no Uruguai, a legislação é expressa ao determinar a extinção das marcas pela degeneração. Na União Europeia, como um todo, há diretiva que reconhece o fenômeno da degeneração como causa de extinção das marcas. A Diretiva Comunitária 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988, afirma que “o registro de uma marca fica igualmente passível de caducidade se, após a data em que o registro foi efetuado: (a) como consequência da atividade ou inatividade do titular, a marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registrada”.

No Brasil, de fato a Lei n. 9.279/96 não tem nada de específico, mas há a previsão de que expressões genéricas não podem ser registradas como marca, bem como a possibilidade de ações de nulidade da marca. Além disso, o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris (CUP), promulgado pelo Decreto n. 635/92 que diz, no seu art. 6, quinquies, B.2, que “B. Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: […] 2. quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida. […]”

A recusa do registro é indiscutível no caso de sinais genéricos, pois faltaria um dos requisitos de registro das marcas.

De outro lado, a nulidade administrativa só poderia ser reconhecida pela situação de fato à época do registro, não se podendo em razão de fatos supervenientes declarar a nulidade administrativa por fatos supervenientes. Registre-se a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para o caso discutindo a marca RONDELLE, na qual se reconheceu que apesar da degeneração superveniente, à época do registro o sinal tinha a capacidade distintiva[1]. Ademais, há um empecilho temporal, na medida em que a generificação depende de bastante tempo para ocorrer, ao passo que a ação de nulidade tem um prazo de cinco anos para ser proposta, contados da concessão.

Apesar de não haver nulidade, as marcas que sofreram degeneração têm tido sua proteção recusada pelo Poder Judiciário, admitindo-se a convivência delas com outros sinais similares. Há, nesse caso, uma espécie de perda do objeto do direito sobre a marca que impede a mesma força que já se tinha no passado.

O STF reconheceu a possibilidade de convivência do nome empresarial “Império das Fórmicas LTDA.” com a marca FÓRMICA, por considerar esta última uma expressão degenerada[2]. O STJ já reconheceu que “Não obstante o registro como marca, a expressão ‘off price’ pode ser usada no contexto da denominação de um centro comercial”[3]. De modo similar, o STJ reconheceu a degeneração das marcas “TICKET”[4], “PALETEIRAS”[5] e “DELICATESSEN”[6]. Em outros tribunais, foi reconhecida a degeneração das marcas “FRESH”[7], “CHIPS”[8] e “PINCEL ATÔMICO”[9]. Em todos esses casos, a ideia de que “marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé”[10].

Em caso recente, o STJ não reconheceu a Degeneração da marca para peças de vestuário “ROLA MOÇA”, impedindo inclusive o uso da expressão “rala moça” por outro concorrente do mesmo seguimento.

Terceira Turma afasta nulidade de registro da marca Rola Moça

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou recurso especial de empresa de confecções que buscava a nulidade parcial do registro da marca Rola Moça, de propriedade de outra empresa de vestuário, com registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

A autora do recurso especial – que utilizava a marca Rala Moça, semelhante à discutida nos autos – alegava que os elementos nominativos da marca eram expressões de uso comum, mas o colegiado concluiu que não houve violação às hipóteses de inviabilidade da concessão do direito de exclusividade previstas pela Lei de Propriedade Industrial.

“Vale ressaltar, a partir do que se depreende da manifestação das partes desde o ajuizamento da demanda, que o objetivo prático a ser alcançado pelo recorrente com a propositura da presente demanda é, a toda evidência, obter chancela para continuar utilizando a marca Rala Moça em sua atividade empresarial, a qual, convém referir, é a mesma desenvolvida pelo recorrido (comércio de peças de vestuário) ”, apontou a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi.

Uso exclusivo

A marca mista Rola Moça foi registrada em 2008 como uma designação no âmbito do comércio de vestuário, roupas de banho, calçados, entre outros artigos. Todavia, por meio de ação de nulidade, a empresa autora – que utilizava a marca Rala Moça – defendeu que as palavras “rola” e “moça” não poderiam ser utilizadas de modo exclusivo pelo recorrido.

Por isso, a empresa buscava o reconhecimento do uso comum das expressões “rala”, “menina” e “rola”.

O pedido de nulidade foi julgado improcedente em primeira instância. Ao analisar as classes de registro, o magistrado concluiu que a expressão não guardava relação com o produto ou serviço executado pela empresa ré e, por isso, não havia no caso violação ao artigo 124 da Lei 9.279/96, que especifica as hipóteses de impossibilidade de registro de marca. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Por meio de recurso especial, a empresa autora do pedido de nulidade argumentou que a marca Rola Moça deveria ser classificada como aquelas conhecidas como evocativas ou “fracas”, com a possibilidade de mitigação do uso das expressões que a compõem.

Marca e produto

A ministra Nancy Andrighi destacou que os sinais evocativos ou sugestivos, embora admitam registro marcário, são aqueles formados por expressões que evocam ou sugerem características do produto ou serviço assinalado pela marca, mediante relações de referência indireta.

“Nesse contexto, fica evidenciado, ao contrário do que sustenta o recorrente, que o sinal registrado pelo recorrido não se enquadra na definição de marca evocativa, uma vez que a expressão Rola Moça – ainda que se considerem seus elementos nominativos isoladamente – não guarda qualquer relação com as características ou com a função do produto comercializado por seu titular (peças de vestuário)”, apontou a ministra.

Ao negar provimento ao recurso, a relatora também observou a semelhança entre os trabalhos figurativos das duas empresas, que atuam no mesmo ramo de atividade e, portanto, poderiam causar confusão no consumidor caso pudessem utilizar as duas marcas em coexistência.

“O que se percebe de mero exame visual das marcas é que, além de semelhança gráfica – na hipótese ocorreu, em verdade, efetiva cópia do lettering, que é o trabalho visual específico feito sobre o desenho das letras das expressões que integram a marca –, há similaridade fonética e ideológica entre elas. A única diferença perceptível é a troca da letra “o” (da palavra Rola) pela letra “a” (formando a palavra Rala), o que, considerando-se o conjunto marcário como um todo (figurativo e nominativo), é insuficiente para assegurar-lhe distintividade”, concluiu a ministra.

Leia o acórdão.

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1630290

[1] Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Reexame Necessário Cível n. 0076935-76.1992.4.03.6100/SP, 1999.03.99.066308-0/SP, Turma Z do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, JFC Leonel Ferreira,, 25 de maio de 2011.

[2] STF – RE 107892, Relator(a): Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, julgado em 23-5-1986, DJ 27-6-1986 PP-11620 EMENT VOL-01425-03 PP-00575.

[3] STJ – REsp 237.954/RJ, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 4-12-2003, DJ 15-3-2004, p. 264.

[4] STJ – REsp 242083/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 21-11-2000, DJ 5-2-2001, p. 103.

[5] STJ – REsp 1315621/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4-6-2013, DJe 13-6-2013.

[6] STJ – REsp 62754/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira Turma, julgado em 7-4-1998, DJ 3-8-1998, p. 218.

[7] Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 3ª Câmara Cível, Des. Luiz Fernando de Carvalho, AgRg 2007.002.16135, Julgamento em 17-7-2007.

[8] TRF-2, 1ª TE, Des. Abel Gomes, AC 2002.51.01.511855-7, DJ 30-6-2008.

[9] TJSP – APL 1285560220098260100 SP 0128556-02.2009.8.26.0100 Relator(a): Romeu Ricupero Julgamento: 13-9-2011 Órgão Julgador: Câmara Reservada de Direito Empresarial Publicação: 14-9-2011.

[10] STJ – AgRg no AREsp 100.976/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18-12-2014, DJe 4-2-2015. No mesmo sentido: STJ – AgRg no REsp 1.046.529/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24-6-2014, DJe 4-8-2014; REsp 1582179/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9-8-2016, DJe 19-8-2016.

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